從判例看美國專利法的發(fā)展趨勢-社科論文

美國的禁令類似于我國的責令停止違法行為，不同的是禁令在美國多由法院核發(fā)。針對專利侵權行為，美國法院可以核發(fā)兩種禁令，即臨時禁令（preliminaryinjunction）和永久禁令（permanentinjunction）。當專利權遭到侵害，權利人在向法院提起侵權之訴后，可向法院請求核發(fā)臨時禁令，以命令涉嫌侵權人立即停止涉嫌的侵權行為。在案件審理過程中，法官初步審理認為應當核發(fā)臨時禁令的，法院會要求申請人提供擔保金并核發(fā)臨時禁令，臨時禁令的效力到本案訴訟終結時為止。永久禁令則是經過完整的審理程序，法院判決原告勝訴后才予以核發(fā)，其效力是永久性的。
長期以來，美國專利審判的一大特點就是法院做出專利侵權認定后即簽發(fā)永久禁令，而這正是許多公司最擔心的事項，所以許多涉嫌侵權人在接到專利權人的警告函之后，為了避免敗訴的風險，只好采取妥協(xié)的策略，不得不支付高額的費用。
美國聯(lián)邦最高法院在eBay公司訴MercExchange公司案中，[1]卻改變了這一慣例。MercExchange擁有在線拍賣技術專利，卻沒有實施這些專利，2001年MercExchange指控eBay使用的“立刻購買”交易方法侵害其專利，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認定eBay侵權并且簽發(fā)永久禁令。
2006年5月，最高法院對此案做出終審判決，強調核發(fā)永久禁令要比照如下的檢驗標準：（1）若不予核發(fā)禁令，該侵權行為將導致無法彌補的損害；（2）權衡雙方的損害，若不予核發(fā)禁令，對申請人造成的損害將大于核發(fā)禁令對被告造成的損害，即依法獲得的金錢補償不足以彌補該損害；（3）核發(fā)禁令不會對公共利益產生負面的影響。
根據這一標準，即使侵權事實成立，法院也不一定核發(fā)永久禁令。本案中，MercExchange并沒有將其專利予以實際應用，eBay的侵權行為不會對其造成難以彌補的損害，因此最高法院拒絕核發(fā)永久禁令。但最高法院同時認為，專利權人為研究機構的例外，因為研究機構一般不從事實際市場運作，而是以授權方式利用該專利，所以前述情況對于研究機構而言，只要單純侵權就可能對其造成不可彌補的損害。因此，研究機構即使沒有實際應用其專利，也有機會申請核發(fā)永久禁令。
二、放寬專利無效訴訟的提起條件
長期以來，在美國專利審判實務中，專利的被許可人不能輕易提起質疑專利有效性的訴訟。一般只有存在重大違約行為或終止許可協(xié)議的情形下，被許可人才能提起專利有效性的訴訟。然而，2007年1月，美國聯(lián)邦最高法院在MedImmune公司訴Genentech公司的專利訴訟案中推翻了這一慣例。[2]
MedImmune公司為了經營一種兒科呼吸道藥品而“被迫”同意根據原先協(xié)議向Genentech公司支付專利費。經過近五年的訴訟，最高法院最后推翻了上訴法院的判決，認為不必終止或實質違反許可協(xié)議，被許可人就可以針對專利權人提起質疑專利有效性的訴訟，或就是否侵害專利提起訴訟。
此一判決對未來類似案件的影響是巨大的。這意味著被許可人如果基于某種原因，被迫接受許可協(xié)議，在接受協(xié)議后，仍有權利提起專利無效訴訟。以前在這種情形下，立案的可能性很小。今后只要被許可人能證明接受該許可協(xié)議是被迫的，就可以在支付專利許可費的同時，主張專利無效。
本案表明美國聯(lián)邦最高法院放寬了提起專利無效訴訟的條件，等于給了企業(yè)更多的選擇，企業(yè)可以視情況先接受許可協(xié)議再提起訴訟，但對于專利權人來說，這一判決無疑是不利的。
三、提高專利的“非顯而易見性”標準
“非顯而易見性”(non-obviousness)，是取得美國專利的一個實質性條件，類似于我國專利所要求的“創(chuàng)造性”。美國法院對非顯而易見性的判斷是根據專利法第103條的規(guī)定發(fā)展出的教導-建議-動機標準(teaching-suggestion-motivation，簡稱TSM標準)。根據該標準，對于由分散在數個在先發(fā)明的要件所組成的一項新發(fā)明，在沒有教導、建議或動機來將這些要件組合出這件發(fā)明的專利范圍的條件下，這件發(fā)明不被視為顯而易見，因此可以獲得專利權。然而，2007年4月，美國聯(lián)邦最高法院在KSR公司訴Teleflex公司案中推翻了這一標準。[3]
2002年11月Teleflex公司向美國地方法院起訴KSR公司生產的可調節(jié)油門踏板裝置侵害其專利權，Teleflex的專利是一種經電子傳感器控制引擎的可調油門踏板，在該發(fā)明被公開之前，就有公司生產和銷售可調油門踏板以及帶有電子傳感器的踏板。因此，KSR認為該專利顯然是根據這兩種既有設計方案結合而來，不能被授予專利權。地方法院同意KSR公司的觀點，但上訴法院認為該專利符合TSM標準，具有非顯而易見性。
2007年4月最高法院做出終審判決，認為TSM標準并非一個硬性規(guī)則，上訴法院對于TSM標準的解讀過于僵化。最高法院認為，在判定其是否具有非顯而易見性的過程中，應考慮既有技術的既定功能，其后的改良是否超越了既有技術要素可預見的用途，以及既有技術領域的普通技術人員是否能得出此推論或創(chuàng)新步驟。如果不能的話，這一技術方案才具有非顯而易見性。
最高法院的判決提高了專利的非顯而易見性的標準，提高了獲取專利的門檻，當然也有助于提高專利品質。這一判決對于商業(yè)方法、軟件專利的影響尤為重大，因為在這些專利的申請范圍中，往往有一部分在既有技術中已經存在。依據此判決，美國專利局未來可能以不具有非顯而易見性為由，駁回申請人的專利申請，這自然增加了獲得專利的難度，涉嫌侵權人在訴訟中也可以以涉案的專利不具有非顯而易見性為由，主張專利權無效從而降低自己的辯護難度。
四、強化專利制度的屬地管轄
專利屬地主義是國家主權原則在專利領域中的體現。在專利屬地主義之下，各國均有權決定本國的專利制度，而專利權也僅在該國有效。如果專利權受到侵害，專利權人只能向專利權所屬國請求保護。如果專利權人希望自己的專利在他國得到保護，則需要向他國提出專利申請并取得專利權。
美國是當今世界的科技大國，為維護本國利益，美國專利實務界近年來興起一種司法單邊主義的傾向。美國專利法正日益擴大地融入國際活動之中，企圖擴張美國法院的管轄權，使其能夠對發(fā)生于他國的專利侵害事實施加管轄。美國專利法第271(f)條，將“從美國出口專利產品部件到國外組裝侵害成品專利”的行為，列為專利侵權行為。這就是美國專利法中的域外效力條款，是美國擴張其專利司法管轄權的重要表現。